Два способа передать права
Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (статья 1484 ГК РФ). Основные способы — договор об отчуждении исключительного права, по которому право переходит к приобретателю полностью, и лицензионный договор, по которому правообладатель сохраняет право и разрешает другой стороне использовать знак в определённых пределах.
Отчуждение и лицензия
| Признак | Договор об отчуждении (ст. 1488) | Лицензионный договор (ст. 1489) |
|---|---|---|
| Что передаётся | Исключительное право в полном объёме | Право использования в пределах договора |
| Объём | Для всех или части товаров, для которых знак зарегистрирован | Для всех или части товаров, с указанием или без указания территории |
| Правообладатель после сделки | Приобретатель | Остаётся лицензиар |
| Обязательные условия | Предмет — знак и перечень товаров | Перечень товаров, а также условия п. 6 ст. 1235 ГК РФ |
| Качество | — | Лицензиат обеспечивает качество по требованиям лицензиара; лицензиар вправе контролировать |
| Ответственность | — | По требованиям к лицензиату как изготовителю — солидарно с лицензиаром |
Что указать в лицензионном договоре
- товарный знак и номер его регистрации;
- перечень товаров, в отношении которых предоставляется право (пункт 1.1 статьи 1489);
- способы использования — на товарах, упаковке, в документации, рекламе, в интернете (пункт 2 статьи 1484);
- территорию использования или указание, что она не ограничена;
- требования к качеству товаров лицензиата и порядок контроля лицензиаром;
- вознаграждение и срок договора — по общим правилам ГК РФ о лицензионных договорах.
Без перечня товаров и письменной формы лицензионный договор на товарный знак не соответствует требованиям ГК РФ.
После регистрации сделки
После регистрации отчуждения сведения о новом правообладателе вносятся в Государственный реестр товарных знаков. Дальнейшие изменения — наименования или адреса правообладателя, адреса для переписки, сокращение перечня товаров — вносятся в реестр и свидетельство по заявлению правообладателя (статья 1505 ГК РФ). Новому владельцу стоит сразу проверить срок действия права и запланировать продление: заявление подаётся в последний год действия права, а по ходатайству — ещё в течение 6 месяцев после его окончания (статья 1491).
Форма и регистрация (статья 1490)
| Требование | Содержание |
|---|---|
| Письменная форма | Обязательна для отчуждения, лицензии и других договоров о распоряжении правом; несоблюдение — недействительность договора |
| Госрегистрация | Отчуждение, залог, предоставление права использования и переход права без договора регистрируются в порядке ст. 1232 ГК РФ |
| Реестр | Изменения о правообладателе вносятся в Государственный реестр товарных знаков |
Что проверить перед покупкой знака
- кто указан правообладателем в Государственном реестре и совпадают ли реквизиты с продавцом;
- перечень товаров и услуг, для которых знак зарегистрирован, — права нельзя получить шире регистрации;
- срок действия исключительного права и дата, когда нужно подавать заявление о продлении;
- зарегистрированные лицензии и залог права;
- используется ли знак: если нет три года подряд, охрана может быть прекращена по иску заинтересованного лица;
- нет ли в знаке географического указания или наименования места происхождения.
Бремя доказывания использования знака лежит на правообладателе (п. 3 ст. 1486), поэтому вместе с правом полезно получить доказательства использования.
Когда передача не допускается
- отчуждение, которое может ввести потребителя в заблуждение относительно товара, его изготовителя или места производства (п. 2 ст. 1488);
- передача знака, включающего охраняемое географическое указание или наименование места происхождения, лицу без права на это указание (п. 3 ст. 1488, п. 3 ст. 1489).
Поэтому отчуждение знака только для части однородных товаров требует проверки: у потребителя не должно возникнуть неверного представления о том, кто изготовил товар.
Лицензия и качество товара
Лицензиат обязан обеспечить, чтобы качество товаров с лицензионным знаком соответствовало требованиям лицензиара, а лицензиар вправе это контролировать. По требованиям к лицензиату как к изготовителю они отвечают солидарно (пункт 2 статьи 1489). Для производителя это значит, что документы о соответствии, маркировка и сведения об изготовителе на продукции должны быть согласованы с лицензионным договором.
Использование знака лицензиатом
Использованием товарного знака для целей статьи 1486 признаётся его использование правообладателем, лицензиатом по договору в соответствии со статьёй 1489 или другим лицом под контролем правообладателя — если знак используется способами пункта 2 статьи 1484: на товарах, этикетках, упаковке, в документации, рекламе, в интернете. Поэтому правильно оформленная лицензия помогает правообладателю сохранить охрану знака, который сам он напрямую не использует.
Использование знака без договора или без регистрации предоставления права влечёт риски по статье 1515: товары, этикетки и упаковки с незаконно размещённым знаком являются контрафактными, правообладатель вправе требовать их изъятия и выплаты компенсации.
Что входит в нашу работу
- проверяем знак в реестре: правообладатель, перечень товаров, срок действия;
- подбираем форму сделки под задачу;
- готовим договор с обязательными условиями;
- готовим заявление на регистрацию в Роспатенте;
- проверяем внесение изменений в реестр;
- сверяем маркировку и документы о соответствии с новым правообладателем или лицензиатом.
Передача прав и документы о соответствии
Товарный знак часто фигурирует в документах о соответствии и маркировке. Например, при сертификации игрушек ТР ТС 008/2011 в комплект документов входит копия документа о регистрации товарного знака или лицензионного договора о праве его использования (при наличии). После смены правообладателя или выдачи лицензии стоит проверить, совпадают ли сведения на упаковке, в декларациях и сертификатах с новым положением дел.
Что понадобится от вас
- номер свидетельства или регистрации знака;
- реквизиты сторон;
- перечень товаров и услуг, по которым передаются права;
- территория и срок — для лицензии;
- условия о вознаграждении.
Как проходит работа
- Проверка знака Анализируем реестр и ограничения. Результат: Заключение
- Договор Готовим отчуждение или лицензию. Результат: Подписанный договор
- Регистрация Подаём заявление в Роспатент. Результат: Зарегистрированный переход или лицензия
- Сопровождение Обновляем маркировку и документы. Результат: Знак используется законно
Частые ошибки
- договор заключён устно или по переписке без письменной формы;
- лицензия не зарегистрирована в Роспатенте;
- в лицензии нет перечня товаров;
- отчуждение части товаров создаёт риск смешения;
- после сделки не обновлены сведения на упаковке.
Пример
Компания продаёт производственный бизнес и хочет сохранить за собой знак для одной категории товаров. Стороны заключают договор об отчуждении исключительного права в отношении части товаров, для которых знак зарегистрирован, проверив, что это не введёт потребителей в заблуждение относительно изготовителя. Договор заключается письменно, а переход права подлежит государственной регистрации в Роспатенте (пункт 2 статьи 1490), поэтому сроки сделки планируются с учётом регистрации.
Если же владелец хочет сохранить знак, но разрешить его использование производителю, заключается лицензионный договор с перечнем товаров, территорией и требованиями к качеству — лицензиар вправе контролировать качество продукции лицензиата.
Вопросы и ответы
Чем лицензия отличается от отчуждения?
При отчуждении право переходит полностью к приобретателю, а по лицензии правообладатель сохраняет право и разрешает использование в пределах договора.
Нужно ли регистрировать лицензионный договор?
Предоставление права использования товарного знака по договору подлежит государственной регистрации (пункт 2 статьи 1490 ГК РФ).
Можно ли передать знак только для части товаров?
Да, и отчуждение, и лицензия допускаются в отношении всех или части товаров, если это не вводит потребителя в заблуждение.
Учитывается ли использование знака лицензиатом при споре о неиспользовании?
Да, использование лицензиатом по договору по статье 1489 признаётся использованием товарного знака для целей статьи 1486 ГК РФ.
Можно ли передать права на знак с географическим указанием?
Только лицу, у которого есть исключительное право на это географическое указание или наименование места происхождения (пункт 3 статьи 1488).
Можно ли получить права шире, чем зарегистрирован знак?
Нет, отчуждение и лицензия возможны только в отношении всех или части товаров, для индивидуализации которых знак зарегистрирован.
Обязан ли лицензиар контролировать качество товаров лицензиата?
Это его право: лицензиат обязан соблюдать требования лицензиара к качеству, а лицензиар вправе контролировать их выполнение (пункт 2 статьи 1489).
Как начать
Пришлите номер свидетельства и описание сделки. Мы предложим форму договора и назовём срок и стоимость.